2014_CBS_00993 - Wagenpark stadsbeheer. Bestek 1080OF. Meerjarencontract voor het leveren van borstels voor veegmachines, onkruidborstelmachines en sneeuwuitrusting - Dading - Goedkeuring

Artikel 43 § 2, 19° van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 zegt dat de gemeenteraad bevoegd is voor het aangaan van dadingen.

In de loop van 2010 werd een algemene offerteaanvraag georganiseerd voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het leveren van borstels in diverse maten voor veegmachines, onkruidborstelmachines en sneeuwuitrusting ten behoeve van (de toenmalige) bedrijfseenheid stads- en buurtonderhoud. Koti-Nabo Industrieel en Technisch Borstelwerk nv, hierna Koti-Nabo genoemd, met zetel aan de Bedrijfsstraat 3 te Hamont-Achel diende de meest voordelige offerte in.

Naar aanleiding van deze algemene offerteaanvraag liet een vertegenwoordigster van bv International Brush Company, verder IBC genoemd, echter weten dat zij van mening was dat de stad zinnens was producten aan te kopen in strijd met haar octrooi EP 1 356 750.

Alvorens tot gunning van de raamovereenkomst over te gaan, werd Koti-Nabo door de stad met de bewering van IBC geconfronteerd. Ook werd er door de stad gewezen op artikel 14 van het bestek dat het volgende bepaalde: "De aannemer zal, voor zover noodzakelijk door de voorwaarden van dit bestek, alle kosten voor zich nemen die verbonden zijn aan een octrooi of octrooilicentie evenals aan alle intellectuele eigendomsrechten."

Hierop deelde Koti-Nabo mee dat er zich naar haar mening geen probleem stelde rond octrooirechten. Het Nederlandse luik van het octrooi werd vernietigd, waaruit de kans werd afgeleid om bij een betwisting van het octrooi voor een Belgische rechtbank een reële kans te hebben op vernietiging van het Belgisch gedeelte van het octrooi.

Bovendien meldde Koti-Nabo dat zo er nog octrooirechten zouden verschuldigd zijn op de door haar aangeboden producten, Koti-Nabo conform artikel 14 van het bestek alle kosten en verschuldigde rechten op zich zou nemen zo de opdracht haar zou worden toegekend. 

Hierop werd de raamovereenkomst aan Koti-Nabo gegund.

Ook na gunning van de opdracht en bestelling van borstels volhardde IBC evenwel in haar bewering dat haar octrooirechten geschonden waren. Uiteindelijk werd de stad samen met vzw Werkhaven Antwerpen op 19 april 2013 in gebreke gesteld door Bureau M.F.J. Bockstael NV, verder Bureau Bockstael genoemd, een octrooibureau dat door IBC onder de arm werd genomen om haar belangen verder te behartigen.

IBC duidde de onkruidborstels die aangekocht werden om te monteren op MUG-machines aan als inbreukplegend.

Na overleg met Koti-Nabo ging die over tot levering van onkruidborstels voor MUG-machines gefabriceerd volgens een ander procédé om verdere inbreuken te vermijden.

Sedert het ingaan van de raamovereenkomst bestelde de stad 380 onkruidborstels voor MUG-machines bij Koti-Nabo. Van deze borstels waren er in juli 2013 nog 210 in stock in het stadsmagazijn.

Op advies van advocaat Karin Ottelohe, die gespecialiseerd is in octrooirecht, werd door de stad Antwerpen en vzw Werkhaven Antwerpen samen een octrooigemachtigde, Michaël Beck van bvba IPlodge aangesteld aan wie de geviseerde onkruidborstels ter onderzoek werden voorgelegd. Deze octrooigemachtigde stelde vast dat de borstels waarvan de stad er nog een  200-tal in voorraad had, inbreukmakend waren.

De borstels die volgens het ander uitvoeringsprocédé gemaakt werden en door Koti-Nabo als alternatief werden aangeboden, maakten geen inbreuk.

Het verschil zat in de wijze waarop een omhulsel in kunststof rond de staalkabelplukken werd aangebracht.

IBC vorderde aanvankelijk de vernietiging van de ruim 200 borstels die zich nog in het stadsmagazijn bevonden en een schadevergoeding van 16.839,00 EUR.

De aangestelde octrooigemachtigde en meester Ottelohe bevestigden dat de stad Antwerpen als gebruiker van de borstels, los van de leverancier, door de octrooihouder kan aangesproken worden voor de inbreuken. De stad kan zich tegenover IBC niet verschuilen achter de clausule opgenomen in artikel 14 van het bestek.

De stad Antwerpen moest via afzonderlijke gesprekken met Koti-Nabo de recuperatie van de aan IBC verschuldigde schadevergoeding nastreven.

Op advies van meester Ottelohe en octrooigemachtigde Beck werden onderhandelingen met Bureau Bockstael aangeknoopt en werd uiteindelijk tot een voorstel van dading gekomen. Op basis van het dossier kon worden aangetoond dat er slechts 280 van de 380 aangekochte MUG-borstels volgens het inbreukmakend procédé gemaakt werden. Bovendien deed IBC afstand van haar eis om de ruim 200 inbreukmakende ongebruikte onkruidborstels te vernietigen.

De krachtlijnen van de dading zijn de volgende:

De stad erkent de geldigheid van het Belgisch gedeelte van EP 1 356 750 en betaalt een schadevergoeding van 7.843,71 EUR, samengesteld als volgt:

• een schadevergoeding van 11,00 EUR voor 280 inbreukmakende borstels = 3.080,00 EUR;
• een vergoeding voor de kosten van Bureau Bockstael van 3.500,00 EUR;
• een bedrag van 1.000,00 EUR uit hoofde van reputatieschade;
• 263,71 EUR aan intresten wanneer er betaald wordt tegen 10 maart 2014.

IBC doet anderzijds afstand van haar eis om de ruim 200 ongebruikte borstels te laten vernietigen. De borstels mogen verder gebruikt worden en hiertoe in voorraad gehouden worden. De stad mag wel geen nieuwe inbreukmakende borstels aankopen.

Rekening houdend met de zekerheid van de inbreuk op het bestaande octrooi, de onzekerheid omtrent een uitspraak indien het Belgisch gedeelte van het octrooi zou aangevochten worden en de erg hoge erelonen van de gespecialiseerde advocaten en octrooigemachtigde op wie bij zulke procedure beroep moet gedaan worden, adviseerde meester Ottelohe de stad om de voorgestelde dading af te sluiten.

Meester Ottelohe bezorgde de raadsman van Koti-Nabo tegelijkertijd een argumentatie waarom zijn cliënte de stad moest vrijwaren voor deze schadevergoeding. Zij liet op 21 januari 2014 weten het bedrag van 7.843,71 EUR voor de stad Antwerpen op haar derdenrekening ontvangen te hebben.

Dit bedrag is 8,81 EUR lager dan het bedrag dat in de dadingsovereenkomst is opgenomen. Het verschil vertegenwoordigt de bijkomende intresten die voor de periode van 1 februari tot 10 maart 2014 aan IBC betaald moeten worden.

Artikel 27 van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien zegt dat de octrooihouder het recht heeft iedere derde die niet zijn toestemming hiertoe verkregen heeft, te verbieden een voortbrengsel waarop het octrooi betrekking heeft of dat rechtstreeks volgens de werkwijze waarop het octrooi betrekking heeft, verkregen is, te gebruiken dan wel daartoe in voorraad te hebben.

Artikel 14 van het bestek bepaalt: "De aannemer zal, voor zover noodzakelijk door de voorwaarden van dit bestek, alle kosten voor zich nemen die verbonden zijn aan een octrooi of octrooilicentie evenals aan alle intellectuele eigendomsrechten."